【商標】あいぎ特許事務所／同一出願人・同一商標・指定商品の一部が重複する出願（2020/11/14、竹山公表）

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＜同一出願人・同一商標・指定商品の一部が重複する出願＞
　○あいぎ特許事務所／
　　同一出願人・同一商標・指定商品の一部が重複する出願
　＜一部抜粋＞「不服2013-3941」
＜追記＞
　○特許庁／商標審査基準
　　＜一部抜粋＞
　　・第18　その他（PDF：190KB）
　　　＊全２頁
【表１】＊改行挿入。

商標審査基準〔改訂第15版〕、第１８　その他

２．同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合について 　(1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、 第68条の10の規定に該当する場合を除き、 原則として、後願について｢商標法第３条の趣旨に反する。｣ との拒絶の理由を通知するものとする。

　○J-PlatPat／不服2013-3941
　　＊2020/11/14現在
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【表２】不服2013-3941の一部抜粋
　　　　（その１、本願商標と既登録商標の比較）

３　当審の判断
（１）・・・。
　そして、本願商標と既登録商標の指定商品及び指定役務について比較するに、本願商標の指定商品中の第９類「・・・」るが、その余の第９類の商品を含む、第６類、第７類、第９類、第１１類、第２０類、第２１類、第３７類、第３９類、第４０類、第４１類に属する商品及び役務は、既登録商標の指定商品及び指定役務に含まれていないものである。

【表３】不服2013-3941の一部抜粋（その２、積極的理由）

　そして、前記のケースにおいて、・・・企業等は、前記のような新商品等を販売するにあたり、それらが商品化される毎に、その商品等が属する区分について、既存の商標登録とは別に商標登録を受けなければならないということになる。
　また、・・・新たに商品化した商品等が、その既登録商標の指定商品等の表示の範ちゅうの商品等であるかが明確でない場合も少なくないから、このような観点から、既に当該区分に商標登録を得ていた場合であっても、企業等は、新たに商品化した商品等であることを明確にして、商標登録を受ける必要がある。

【表４】不服2013-3941の一部抜粋（その３、消極的理由）

　このような場合に、・・・既存の商標登録と指定商品等が重複する商標を登録することができないとしたならば、企業等は、・・・半永久的に同一区分に複数の商標権を所有していくことになり、・・・当該商品及び役務の区分の商標登録が一つの場合に比べて、多額の更新登録料が課されることとなる。
　また、新たな商品等を含めて商品等を指定し直し、同一区分の商標を一つにしていくためには、既存の登録商標を放棄するなどして消滅させ、それにより、権利が重複することなく商標登録を受けることは可能であるが、その場合は、当該商標に係る商標権に空白を生じ、不安定なものとなる。

【表５】不服2013-3941の一部抜粋（その３、結論）

　このように考えるならば、・・・既存の商標登録の指定商品等には含まれない新たな商品等を指定商品等として出願された場合には、その商標登録出願について、「商標法制定の趣旨に反する」として拒絶すべきではなく、商標審査基準「第１８その他」６．に定める規定の例外として、取り扱うべきであると考えられる。

　○特許庁／商標審査基準の改訂について
　　＜一部抜粋＞
　　・商標審査基準〔改訂第13版〕について
　　　平成29年3月
　　　・・改訂された「商標審査基準」〔改訂第13版〕（PDF：1,996KB）
　　　　　＊178頁
　　　○〔改訂第12版〕「同一の商品又は役務を指定して重複して出願」
　　　　→〔改訂第13版〕
　　　　　「その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願」
　　　　　に変更（平成29年4月1日以降の審査に適用）。
　　　・・「（参考）商標審査基準〔改訂第12版〕（PDF：1,497KB）」
　　　　　＊＊178頁
　　　　　＜一部抜粋＞
【表６】＊改行挿入。

商標審査基準〔改訂第12版〕、第１８　その他 （平成29年3月31日迄の審査に適用）

６．同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、 第68条の10の規定に該当する場合を除き、 原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について｢商標法制定の趣旨に反する。｣との理由により、拒絶をするものとする。 商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。

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（以上）