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2019年11月10日 (日)

【商標】<竹山>拒絶理由「商標法第3条の趣旨に反する」について<商標法3条趣旨違反1>

□商標であって、拒絶理由「商標法第3条の趣旨に反する」場合について、
 Q&A(架空の仮想問答)です。
              記
【表1】

Q&A(架空の仮想問答)
 ・<出願人>商標登録出願をした甲出願人
 ・<弁理士>無料相談員の乙弁理士

【表2】

【ト書き】無料相談室。
<出願人>Q1
 ・拒絶理由を受けたんです。
 ・「商標法第3条の趣旨に反する」と記載されていました。
 ・「商標法第3条の趣旨に反する」とはどういう意味ですか?
 <弁理士>A1
 ・甲さん(同一人)が、同一の商標(同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章)について、先に出願(先願)或いは登録しているので、後から出願したものは登録できません、という意味です。(商標審査基準「第18 その他」参照、(*1))。

【表3】

<弁理士>Q2
 ・甲さんは、どうして、同一の商標について再度、出願したのですか?
 <出願人>:A2
 ・商標権の件数が増加すると、管理(更新等)が大変なので、一つにまとめようと考えたんです。

【表4】

<弁理士>Q3
 ・わかりました(一元化)。
 ・では、拒絶理由を受けた出願の番号(出願番号)を教えてください。
 <出願人>:A3
 ・「2018-○○○」です。
【ト書き】PCの操作(*2)。

【表5】

<弁理士>:Q4
 ・わかりました(*3)。
 ・どうして、「同一の指定商品(又は指定役務)について、再度、出願したのですか?
 <出願人>:A4
 ・新しい国際分類を見ていて、新たな商品が加わっていたので、再度、出願しました。

【表6】


<弁理士>
 ・抽象的にいうと、例えば包括表示「A」が、個別表示「a1」+「a2」だったのが、新しい版の国際分類では、個別表示「a1」+「a2」+「a3」になっていた。

 本例では、先に出願したときに、第12類「自動車並びにその部品及び附属」(包括表示「A」)には、「クレーン付きトラック」が無かったが、その後の版(類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2019版対応〕)において、「クレーン付きトラック」(個別表示「a3」)が追加されていた(*4)。
 ・このため、包括表示「A」について、再度、出願した、ということですね。
 ・そうであれば、その理由を「意見書」により主張することが可能です(*5)。

【表7】

<弁理士>A5
 ・ご自身で手続きをなさいますか、弁理士に依頼しますか?
 <出願人>:A5
 ・自分でします。
【ト書き】出願人への説明、不明な点は特許庁への相談、弁理士による無料相談室での相談や電話による無料相談をすすめる。

<注釈>
(*1)
 ・「商標審査基準改訂第14版〕」(平成31年1月30日付け施行)
  の「第18 その他」には、下記の通り、記載されている。
【表8】


第18 その他
2.同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合について
 (1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。
 (2) 商標権者が登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。
 *(3)及び(4)省略。

<出典>特許庁、商標審査基準、[更新日 2019年5月28日]
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html
    第18 その他(PDF:183KB)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/42_sonota.pdf
(*2)次の点を確認する。
 1 「拒絶理由を受けた出願」の存在の確認。
  *2-1”J-PlatPat”(商標番号照会)へのアクセス→「出願番号」の入力。
   【URL】https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0000
 2 「拒絶理由」の内容の確認。
  *2-2「経過情報」へのアクセス→「経過記録」→「拒絶理由」の確認。
     **引用文献の「番号」のメモ
 3 引用文献の確認。
  *2-3(*2-1)の繰り返し。

(*3)特許庁/商標審査便覧
     *[更新日 2019年6月11日]
 ・41.01(PDF:189KB)
  「商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について」
  *2頁
 ・「1.「同一の指定商品又は指定役務」であると判断する場合」の引用
  <一部抜粋>
【表9】

(アルファベットの大文字は包括表示を、小文字は個別表示(大文字で表したものに包含される表示)を表す)。
1.「同一の指定商品又は指定役務」であると判断する場合指定商品又は指定役務の表示が同一であれば、同一の指定商品又は指定役務」であると推定して判断する。
 (1)本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合。

【表10】 *注加入。


本願の指定商品・役務
(*後願)


引用の指定商品・役務
(*先願)

A,B,C A,B,C
A,b,c A,b,c
a,b a,b

【表11】

 (2)本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合(概念的に含まれている場合は除く)。

【表12】 *注加入。文字着色。


本願の指定商品・役務
(*後願)


引用の指定商品・役務
(*先願)

A,B A,B,
A,b A,b,
a,b,c

【表13】 *改行挿入、結論「商標法第3条の趣旨に反する場合」に該当。

(解説)
 (2)は、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部を指定して新たに出願したものである。
このような場合には、後願のような新たな出願をしなくとも、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務から不要な指定商品又は指定役務を放棄すれば同様の結果が得られるため、「同一の指定商品又は指定役務」であると判断する。

(*4)特許庁/類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2019版対応〕
    *[更新日 2019年6月24日]
  ・国際分類第11-2019版対応の作成にあたり(PDF:90KB)
   *全1頁
   <一部抜粋>「主な改訂点は以下のとおりです。
   (1)国際分類及び省令別表の改正に即した改訂例
      <追加>    第12類 「クレーン付きトラック」
  ・第12類(PDF:763KB)
   *全19頁
(*5)特許庁/商標審査便覧
    *同上、
 ・「3.指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合

  について」の引用
【表14】 

3.指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合について
 1.に該当する場合であっても、出願人から、本願の指定商品又は指定役務が、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とは国際分類の版が異なること等により、実質的に商品・役務の内容が相違するとの主張がなされ、その事実が認められる場合には、「同一の指定商品又は指定役務」であるとの推定が覆ったものとして判断できるため、当該拒絶理由は解消する。

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(以上)

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