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2019年5月13日 (月)

【個人メモ】特許庁「審査基準」の「先願」に関し、「3.2.2 他の出願が同日出願である場合」

□新・旧「審査基準」の「先願」について調べたので、「個人メモ」として残す。
 旧「審査基準」に、「3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」があったとも思い、新「審査基準」ではどこに行ったか調べた。
特許庁/「特許・実用新案審査基準」(以下、「新『審査基準』」という。)
 *更新日 2019年5月7日]
 <一部抜粋>
 「第III部 特許要件」、「第4章 先願(特許法第39条)(PDF:265KB)
 *全13頁
特許庁/「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、「ハンドブック」という。)
 *[更新日 2019年5月7日]
 <一部抜粋>
 「第III部 特許要件(PDF:835KB)
 *全64頁
 「第4章 先願
  3402 他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発明とが『同一』か否かを審査基準『第III部第4章 先願』の3.2.2のように判断する理由
特許庁/「平成27年9月30日までの審査に適用される審査基準」(以下、「旧『審査基準』」という。)
 *[更新日 2015年10月1日]
 <一部抜粋>
 「特許・実用新案審査基準一括ダウンロード(平成27年9月30日までの審査に適用)(PDF:9,429KB)
  *779頁
●新「審査基準」と旧「審査基準」の比較
【表1】 *改行加入。

新「審査基準」(*1) 旧「審査基準」(*2)

3.2.2 他の出願が同日出願である場合
本願発明と同日出願の請求項に係る発明等(以下この章において「同日出願発明」という。)がそれぞれ発明Aと発明Bである場合において、以下の(i)及び(ii)のいずれのときにも、発明Aと発明Bとが同一(上記3.2.1でいう「同一」を意味する。以下この項(3.)において同じ。)であるときに、審査官は、本願発明と同日出願発明とを「同一」と判断する。

 (i) 発明Aを先願とし、発明Bを後願と仮定したとき。
 (ii) 発明Bを先願とし、発明Aを後願と仮定したとき。

 他方、発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bと先願発明Aとが同一であっても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aと先願発明Bとが同一でない場合(例えば、発明Aが「バネ」であり、発明Bが「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」でないと判断する。

3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法
(1)発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一(上記 3.3 でいう同一を意 味する。この項において以下同じ。)とされ、かつ発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明A が先願発明Bと同一とされる場合には、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。
(2)発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bが先願発明Aと同一とされても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う。

(説明) 例えば発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のように、発明Aが先願で 発明Bが後願であるときには後願発明Bを先願発明Aと同一とするが、発明Bが先願で発明Aが後 願であるときには後願発明Aを先願発明Bと同一としないような発明A、Bが同日に出願された場合、 両発明を同一の発明であるとすることは、先後願の場合には後願の発明Aを先願の発明Bと同一としないことからみて適切ではない。
また、第39条第2項の規定は同一の発明について二以上の出願があることが前提であり、一方の出願にのみ第39条第2項の拒絶理由があるという取扱いをすべきではないこ とから、発明Bの出願のみに拒絶理由を通知することも適切ではない。
したがって上記のように判断する。

 (注)同日に出願された二つの出願の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合の取 扱いは、3.3(3)の取扱いに準ずる。

(3)出願人の異同と発明が同一か否かの判断出願人が同一である場合と出願人が異なる場合とで、発明が同一であるか否かの判断に異なるところはない。

 <出典>新「審査基準」(*1)、「第III部 特許要件」、「第4章 先願(特許法第39条)」、「3. 第39条の要件についての判断」、「3.2 本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断」、「3.2.2 他の出願が同日出願である場合」p.4(pdf4/13頁)
     旧「審査基準」(*2)、「第Ⅱ部 特許要件」、「第4章 特許法第39条」、「3. 請求項に係る発明が同一か否かの判断の手法」、「3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」p.7,8(pdf:294/779頁、295/779頁)
●ハンドブックの一部抜粋
【表2】 *改行・下線加入。

ハンドブック(*3)

3402 他の出願が同日出願である場合において、 本願発明と同日出願発明とが「同一」か否かを 審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 3.2.2 のように判断する理由

 例えば、発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のような発明 A、Bについて、それぞれ同日に出願された場合(例えば、発明Aが 「バネ」であり、発明Bが「弾性体」であり、両発明について、それぞれ同日 に出願された場合)は、両発明を同一の発明であるとすることは適切でない。
 本願の出願日と他の出願の出願日とが異なる場合には、本願発明Aと先願発明Bとが同一と判断されないことを考慮すると、発明Aと発明Bとを同一として、同日に出願された本願と他の出願の双方に拒絶理由があるとすることは適切でないからである。

 <出典>「ハンドブック」(*3)、「第III部 特許要件」、「第4章 先願」、「3402 他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発明とが『同一』か否かを審査基準『第III部第4章 先願』の3.2.2のように判断する理由」、p.2(pdf:51/64頁)

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(以上)

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